Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, một trong những vấn đề mà các chủ doanh nghiệp chắc hẳn từng nghĩ đến đó là “nhượng quyền thương mại”. Tuy nhiên, bên cạnh hình thức nhượng quyền thương mại còn một loại hình để tăng việc khai thác quyền đối với nhãn hiệu là “chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu”. Hai hình thức này có nhiều điểm tương đồng khiến cho các chủ doanh nghiệp đôi khi bị nhầm lẫn và dẫn đến những hậu quả không đáng có. Bài viết này sẽ làm rõ một số khác biệt của hai hình thức trên và những rủi ro khi sử dụng nhầm lẫn hai hình thức này.
- Khái niệm
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, “chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.”
Còn nhượng quyền thương mại được định nghĩa trong Luật Thương mại như sau: “Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện…”. Cụ thể các điều kiện đó như sau:
- Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định
- Được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Như vậy, có thể thấy nhượng quyền thương mại và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có những điểm chung nhưng nhượng quyền thương mại có phạm vi rộng hơn bởi hoạt động nhượng quyền liên quan đến việc quản lý, kiểm soát của bên nhượng quyền cho bên nhận nhượng quyền và đối tượng không chỉ là các đối tượng của sở hữu công nghiệp mà còn có thể là khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo,…
Trong phần dưới đây, bài viết sẽ làm rõ hơn về sự khác biệt của hai hoạt động trên.
- Phân biệt
| Nội dung | Chuyển quyền sử dụng | Nhượng quyền thương mại |
| Về đối tượng chuyển giao | Đối tượng liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể, Khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung 2009, 2019) thì quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh | Bao gồm nhiều đối tượng, không giới hạn: Nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền, hệ thống hoạt động,… |
| Mối quan hệ của các chủ thể tham gia | Bên nhận chuyển nhượng được quyền sử dụng các quyền SHTT chuyển nhượng và không có bất kỳ sự hỗ trợ từ bên chuyển nhượng ngoại trừ các thỏa thuận khác của Hợp đồng giữa các bên | Mối quan hệ của các chủ thể rất chặt chẽ, có sự hỗ trợ nhau trong thời hạn hợp đồng và họ có sự gắn kết về cả quyền lợi lẫn nghĩa vụ khi cùng nhau tham gia Nhượng quyền thương mại. |
| Quyền kiểm soát | Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, bên nhận li-xăng có quyền sử dụng các đối tượng li- xăng để gắn vào hàng hóa, dịch vụ của mình một cách tự do mà không phụ thuộc vào ý chí của bên li-xăng hoặc bên li-xăng chỉ có quyền kiểm soát trong trường hợp cần thiết và trong phạm vi hẹp được giới hạn bởi luật định | Bên nhận quyền phải sử dụng quyền thương mại mà bên nhượng quyền trao cho theo những điều kiện và yêu cầu nhất định một cách chặt chẽ và phải chịu sự kiểm tra, giám sát của bên nhượng quyền. |
Có thể thấy, nhượng quyền có phạm vi rộng hơn và thường chứa đựng nội dung chuyển quyền sử dụng đối với quyền sở hữu công nghiệp và nếu hợp đồng chuyển quyền sử dụng có đủ các yếu tố theo quy định về hợp đồng nhượng quyền sẽ được xác định là hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Hiện nay nhiều trường hợp bên chuyển quyền sử dụng, để bảo vệ uy tín và danh tiếng của mình, đưa vào hợp đồng chuyển quyền sử dụng những điều khoản tương tự như giao dịch nhượng quyền thương mại, chẳng hạn, bên chuyển quyền sử dụng có quyền kiểm tra, giám sát, đào tạo, hướng dẫn và yêu cầu bên được chuyển quyền quyền sử dụng tuân thủ các quy trình, quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn về hàng hóa/dịch vụ/nhân sự, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, v.v. do bên chuyển quyền quy định. Với những điều khoản như vậy, hợp đồng cấp phép sẽ đồng thời là hợp đồng nhượng quyền và đó được gọi là nhượng quyền “vô ý”.
- Rủi ro
Như vậy, nhiều hợp đồng dù có bản chất ban đầu là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhưng vô tình ẩn chứa những điều khoản của hợp đồng thương mại, dẫn đến hợp đồng vô tình biến đổi thành hợp đồng nhượng quyền mà các bên không nhận thức được. Theo quy định của Luật, hợp đồng nhượng quyền thương mại có những điều kiện nhất định và nếu không đáp ứng sẽ dẫn đến hậu quả vi phạm hành chính.
Theo Luật Thương mại 2005, Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018) và Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, về cơ bản, bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong NQTM phải tuân thủ các quy định sau: (i) Hệ thống NQTM phải hoạt động ít nhất 1 năm trước thời điểm thực hiện nhượng quyền; (ii) Đối với NQTM từ nước ngoài vào Việt Nam, bên nhượng quyền phải đăng ký hoạt động NQTM với Bộ Công Thương trước khi thực hiện; (iii) Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống NQTM, đặc biệt là cung cấp bản giới thiệu về NQTM với các nội dung do Bộ Công Thương quy định và công bố cho bên nhận quyền ít nhất 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng NQTM, cũng như phải thông báo cho bên nhận quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống NQTM trong quá trình hoạt động; (iv) Bên nhận quyền phải cung cấp cho bên nhượng quyền các thông tin mà bên nhượng quyền yêu cầu một cách hợp lý để quyết định việc trao quyền thương mại cho bên nhận quyền; (v) Các bên phải ký kết hợp đồng NQTM bằng tiếng Việt và có những nội dung chủ yếu đúng quy định; (vi) Các bên phải có quyền kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi NQTM.
Việc các bên vi phạm các nghĩa vụ nêu trên có thể dẫn đến bị phạt tiền với các mức độ khác nhau từ 1.000.000 đến 50.000.000 đồng (đối với cá nhân vi phạm) hoặc từ 2.000.000 đến 100.000.000 đồng (đối với tổ chức vi phạm) theo Điều 75 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.
Quan trọng và đáng chú ý hơn, Điều 75.6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả cho việc vi phạm các quy định nêu trên là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Khái niệm “số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm” hiện nay được xác định theo Thông tư 149/2014/TT-BTC, song cách thức xác định không hoàn toàn rõ ràng1.
Do vậy, nếu các bên bị xác định là vi phạm các quy định về NQTM thì sẽ đối diện rủi ro toàn bộ các khoản lợi, bao gồm lợi nhuận từ việc kinh doanh theo hợp đồng li-xăng (đồng thời được xem là hợp đồng NQTM) cũng như phí li-xăng phát sinh từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho tới thời điểm bị xử phạt có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu.
Từ góc độ luật thuế, trường hợp hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM từ nước ngoài, nhưng bên nhượng quyền chưa đăng ký hoạt động NQTM với Bộ Công Thương thì các chi phí li-xăng nhãn hiệu mà bên nhận quyền phải chi trả có thể bị cơ quan thuế loại ra khỏi các chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Một điều đáng lưu ý nữa là ngoài những chế tài nêu trên, trong trường hợp xảy ra tranh chấp được giải quyết tại Toà án hoặc trọng tài, nếu hợp đồng giữa các bên được xác định là hợp đồng NQTM và các bên chưa đáp ứng các quy định về NQTM liên quan, thì hợp đồng có thể bị tuyên vô hiệu.
